Sinds de deelname aan het programma De Beste singer-songwriter van Nederland is Nielson een bekende en populaire artiest in Nederland. Echter, zonder merkregistratie. Want NIELSON is sinds 2013 al door iemand al geregistreerd voor onder meer het maken van muziek en de diensten van een DJ.
Nielson heeft maar wat graag het merk in handen en start een doorhalingsactie om het merk uit het register te krijgen. De volgende argumenten worden in de strijd gegooid:
Geen gebruik van het merk NIELSON
Een merkrecht vervalt als het in de afgelopen 5 jaren niet is gebruikt. De verweerder, de houder van het merk NIELSON, stuurt bewijstukken op van dit gebruik. Uit deze documenten wordt duidelijk dat hij zich Mister Nielson noemt. De Benelux Merkeninstantie vindt dit geen wijziging die het onderscheidend vermogen van het merk anders maakt en neemt dit gebruik in overweging.
De bewijsstukken maken ook duidelijk dat verweerder niet de bekendheid en roem van Nielson heeft bereikt. Dit beaamt verweerder maar zegt er bij dat hij wel actief was onder die naam en hij hoopt -welke artiest hoopt van niet?- die populariteit nog wel te bereiken.
Nielson stelt dat het gebruik onvoldoende is. Zo zou het niet de hele Benelux betreffen en het aantal optredens te weinig zijn. Maar moet het gebruik van een merk in de hele Benelux zijn? Welnee, dat is geen voorwaarde, zoals de merkeninstantie ook stelt. Ook van een minimumeis aan het gebruik is geen sprake.
Volgens de merkeninstantie is er wel degelijk bewijs van gebruik en wordt deze grond verworpen.
Kwader trouw van de aanvrager
Volgens Nielson was verweerder te kwader trouw toen hij het merk heeft ingediend. Hij wist van het bestaan van Nielson en registreerde deze naam voor geldelijk gewin. Verweerder geeft toe dat hij Nielson kende maar stelt dat hij ook al bezig was met die naam en juist bang was dat hij degene was die moest stoppen, als hij de naam niet zou vastleggen.
Wat ook ter sprake komt is dat verweerder recentelijk contact heeft opgenomen met Nielson om afspraken te maken over het gebruik van de naam. Dit heeft Nielson zo opgevat dat verweerder geld wilde hebben voor zijn merk. Vooral het moment van de toenadering (net na de verjaring van een bezwaartermijn), heeft wantrouwen gewekt.
De merkeninstantie gaat hier niet in mee en noemt dit laatste argument zelfs sterk speculatief. Er is dus geen bewijs voor het onrechtmatig deponeren.
De consument wordt misleidend
Omdat Nielson in 2013 al bekend was, is het merk misleidend: de consument zal de artiesten met elkaar verwarren. De merkeninstantie is echter resoluut: er moet misleiding zijn over de diensten zelf, niet over de herkomst van de diensten. M.a.w. er is geen juridische grond voor deze claim.
De conclusie is dat de doorhalingsactie wordt afgewezen en Nielson met lege handen staat. Ons advies aan beginnende artiesten: registreer je naam als merk! Nu, en niet later, want ook al is er later succes en zelfs een doorbraak, dit betekent niet dat je je merk dan zomaar kunt opeisen mocht deze door een ander te goeder trouw zijn vastgelegd.
