Op grond van twee PUMA-beeldmerken maakt PUMA, het bekende sportschoenenmerk, bezwaar tegen de Europese registratie van het woordmerk PUMA-System. Dit laatste merk wordt volgens hun bedrijfswebsite gebruikt voor een CAM-oplossing voor geëxtrudeerde aluminiumprofielen. PUMA-System werd bij het Europese Merkenbureau (EUOIP) voor veel andere producten en diensten ook aangevraagd, zoals bijvoorbeeld koptelefoons. Maar niet voor schoenen of kleding.
Bescherming van bekende merken
Artikel 8 lid 5 van de Europese Merkenverordening ziet speciaal toe op de bescherming van bekende merken. PUMA beriep zich o.a. op artikel 8 lid 5, want het gebruik van het merk zou volgens deze schoenenfabrikant toch wel eens afbreuk kunnen doen aan haar bekende merk. Het bepaalt dat de inschrijving van een identiek of overeenstemmend merk ook wordt geweigerd wanneer het is aangevraagd voor producten of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere bekende merk is ingeschreven en wanneer het risico bestaat dat ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van dat bekende merk. Het is al voldoende als de houder van een bekend merk kan aantonen dat dergelijke schade in de toekomst zou kunnen ontstaan. De houder van een bekend merk hoeft niet aan te tonen dat er al schade is.
Onlangs bereikte deze zaak het Gerecht van de EU. Het Gerecht gaf naast een oordeel over procedurele twistpunten, ook een aantal statements over de beschermingsomvang van zeer bekende merken als PUMA.
Verwarringsgevaar geen vereiste
Verwarringsgevaar is bij het inroepen van het genoemde artikel 8 lid 5 geen vereiste. Het is voldoende dat het relevante publiek een link zal leggen tussen het aangevraagde nieuwe merk en het oudere bekende merk. De waarschijnlijkheid van die link moet wel worden vastgesteld, waarbij alle omstandigheden van het geval worden meegewogen, inclusief het onderscheidend vermogen van het merk, de mate van overeenstemming van de merken, de omvang van de reputatie, maar ook de aard van de producten en diensten. Het kan omgekeerd wel zo zijn, hoewel soortgelijkheid van producten of diensten ook geen vereiste is, dat de producten of diensten zó erg van elkaar verschillen dat het erg onwaarschijnlijk is dat het relevante publiek het aangevraagde merk zal associëren met het bekende merk.
Het gespecialiseerde publiek
Het merk PUMA-System was voor veel en uiteenlopende producten en diensten aangevraagd en dat maakt deze zaak wat ingewikkeld.
In beroep werd echter vastgesteld dat er een onderscheid moest worden gemaakt tussen het algemene publiek en het relevante gespecialiseerde publiek in de hout- en metaalindustrie. En dat er ook nog een overlap was tussen beide soorten publiek. PUMA’s verzoek tot weigering van de registratie van het merk PUMA-System werd in eerste instantie in zijn geheel afgewezen, omdat het onwaarschijnlijk werd geacht dat het relevante publiek een link zou leggen met het sportmerk PUMA.
Het algemene publiek zou bij sommige van de producten en diensten de vereiste link wèl kunnen leggen aangezien het sportmerk PUMA in de Europese Unie heel erg bekend is. Hierbij werd ook gewezen op het ‘complementaire’ karakter van bepaalde aangewezen producten en diensten, bijvoorbeeld koptelefoons die worden gebruikt bij sportbeoefening. Het gespecialiseerde publiek (in dit geval professionals in de hout- en metaalindustrie) zou het bekende sportmerk PUMA wel kunnen kennen, maar het zou waarschijnlijk geen link leggen tussen het merk PUMA-System en het bekende sportmerk, wanneer dat gebruikt zou worden voor machines in die specifieke industriële sector.
Link tussen merken
De PUMA zaak staat niet alleen. Het modehuis Prada slaagde er in een vergelijkbare andere oppositiezaak ook niet in tussen het bekende merk Prada en The Rich Prada (een hotel) aannemelijk te maken dat er een link gelegd zou worden met het bekende Prada-merk met betrekking tot bepaalde, zeer verschillende producten en diensten, zoals mijnbouwdiensten en wegonderhoud.
Een enkele associatie of link met een ouder (zeer) bekend merk, ook al is dat merk aangevraagd voor hele andere producten of diensten, kan dus volstaan om de inschrijving van een merk te weigeren. Die link of associatie wordt echter niet automatisch aangenomen; die moet, hoe bekend het merk ook is, wel worden vastgesteld. Waarbij alle omstandigheden van het geval weer eens meetellen.
Tot slot laat deze zaak ook zien wat het belang is van een goed doordachte omschrijving van de producten en diensten waarvoor je je merk wilt registreren. Een goede classificatie met een afgebakende en zorgvuldige opsomming van producten en diensten kan een merkhouder veel problemen en rechtsgangen besparen.
