Merkstrategieën heb je in goede en slechte varianten. Een goede zorgt voor optimale bescherming in de landen waar je onderneemt en in de landen waar je nog wilt gaan ondernemen. Een slechte merkstrategie komt in twee smaken: slecht voor jezelf of slecht voor een ander. De recente AGATE-zaak is, heel opmerkelijk, een goed voorbeeld van beide slechte opties.
Van oorsprong is AGATE een Chinees merk voor autobanden en sinds 2014 worden de AGATE-banden verhandeld door Omnifak in Bulgarije. Maar noch Omnifak, noch het Chinese moederbedrijf hebben het merk AGATE laten vastleggen. Totdat in 2017 een concurrerende Bulgaarse bandenfabrikant het merk AGATE wèl als EU-merk registreert. Met alle gevolgen van dien; de Bulgaarse bandenfabrikant maakt vrijwel onmiddellijk daarna bezwaar tegen het gebruik van het merk door Omnifak, benadert de klanten van Omnifak om met de ‘echte’ merkhouder zaken te doen en niet meer met Omnifa én biedt het Chinese moederbedrijf de merkregistratie aan voor 36 miljoen euro. Het Chinese moederbedrijf start een procedure bij het Europese Merkenbureau om de merkregistratie te laten vernietigen wegens kwade trouw. En wint.
Is er sprake van kwade trouw?
In hoger beroep stelt het Gerecht van de EU in de uitspaak dat er sprake is van kwade trouw als het oogmerk van een merkregistratie niet is om op ‘een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken’. Volgens het Gerecht was dat zeker het geval en geeft hierbij aan dat het een poging was van de bandenconcurrent om voordeel te halen uit het verzuim van het Chinese moederbedrijf om zelf het merk AGATE in de Europese Unie te laten vastleggen.
Dat is de kern van deze zaak. Voordeel uit verzuim. Had het Chinese moederbedrijf het merk AGATE meteen laten registreren in de EU, dan was haar het hele conflict bespaard gebleven, inclusief de kostbare vier jaar durende rechtszaak. Alsof je de voordeur wijd laat openstaan als je met vakantie gaat. De inbrekers zijn dan natuurlijk te kwader trouw, maar hoe fijn was het geweest als je de voordeur gewoon goed op slot had gedaan?
