Een rups, een afkorting en een witte kat … wat hebben die met elkaar te maken? Nou, precies hetgeen wat het intellectuele eigendom zo een leuk rechtsgebied maakt. Lijken sommige merken of verpakkingen nu wel of niet? En hoe kan een baanbrekende nieuwe vormgeving het beste beschermd worden?
Zo was een oppositie ingediend door het bedrijf CATERPILLAR (rups), op basis van hun merk CAT (de afkorting van CATERPILLAR). De oppositie was gericht tegen de Europese aanvraag van het merk WHITE CAT (witte kat).
Een merkeninstantie kijkt bij het vergelijken van merken altijd naar welke elementen dominant zijn. In geval van WHITE CAT bestaat dit merk uit WHITE, een bijvoeglijk naamwoord, en CAT, een zelfstandig naamwoord. Meestal wordt aangenomen dat het zelfstandig naamwoord dan dominant is, immers, het bijvoeglijk naamwoord zegt iets over het zelfstandig naamwoord. Ook hier is dat het geval.
CATERPILLAR had haar logo ingeroepen als ouder merk. Vaste rechtspraak is dat een (onderscheidend) woord (in de meeste gevallen) dominant is in de totaalindruk van een logo. Grafische elementen kunnen evenwel wel meespelen in het onderscheidend vermogen van een merk. Het Europese merkenbureau oordeelde dat de grafische elementen van het CAT logo louter decoratief zijn in dit geval.
Wat dan overblijft is enerzijds het logo CAT met CAT als dominant element en WHITE CAT met CAT als dominant element. De producten waren deels identiek. Niet geheel verrassend wordt de oppositie toegewezen en wordt de aanvraag van WHITE CAT geweigerd, omdat er volgens het Europese merkenbureau een risico van verwarring tussen de merken bestaat.