De naam IJsland heeft afgelopen jaren gezorgd voor een interessant merkengevecht.
Aan de ene kant stond de supermarktketen Iceland Foods die al sinds 50 jaar actief is in het Verenigd Koninkrijk met de naam ICELAND. Aan de andere kant staat de IJslandse overheid die van mening is dat een geografische aanduiding als IJsland niet als merk geclaimd kan worden.
Het logo ICELAND had de supermarktketen als Europees merk geregistreerd, maar tegen deze registratie diende de IJslandse overheid een doorhalingsactie in. De IJslandse overheid voerde aan dat het woord IJsland niet mag worden gemonopoliseerd als merk voor voedingsmiddelen e.d. Dat zou namelijk betekenen dat Iceland Foods tegen elk merk met ICELAND erin zou op kunnen treden. Onwenselijk en onjuist. Want IJsland is een land dat ook bekend staat om zijn voedselproductie (vis, bier, water etc.). Om Het teken ICELAND moet voor iedereen mogelijk zijn vrijelijk te gebruiken en om die die reden is ICELAND geen merk.
Het merk Iceland Foods is daarom niet onderscheidend en moet ongeldig worden verklaard. Verder stelde de IJslandse overheid dat het merk van Iceland Foods misleidend is, want de producten komen helemaal niet uit IJsland. Ook handelt Iceland Foods in strijd met de wet door op te treden tegen partijen die IJsland in beschrijvende zin gebruiken, terwijl dit wettelijk is toegestaan.
Iceland Foods is het hier niet mee eens. ICELAND is de naam van een bekende supermarktketen. IJsland staat ook niet zo bekend om zijn voedselproductie. En als het merk ICELAND wordt beschouwd als een beschrijvend merk, heeft ICELAND door intensief gebruik onderscheidend vermogen verkregen.
Hoewel IJsland op dit moment niet bekend staat om zijn export van voedsel, is het land wel degelijk erg bekend en is het waarschijnlijk dat IJsland in verband kan worden gebracht met voedingsmiddelen, vindt het Europese merkenbureau. In eerste instantie geeft het Europese merkenbureau de IJslandse regering dan ook gelijk. Het Europese merkenbureau komt dus tot de conclusie dat ICELAND een naam is die vrij moet blijven van merkbescherming. Hierop geldt wel een uitzondering; het verworven onderscheidend vermogen dat volgens Europese merkenbureau ook geldt voor geografische namen. Echter, hiervoor is onvoldoende bewijs door geleverd Iceland Foods.
De supermarktketen Iceland Foods laat het er niet bij zitten en gaat in beroep. Alles wordt uit de kast getrokken door partijen: er komt een hoorzitting (dat is vrij ongebruikelijk bij een procedure bij het merkenbureau), er worden experts geraadpleegd en een marktonderzoek wordt ingediend. En nu is de langverwachte beslissing van maar liefst 56 pagina’s daar. De conclusie, we zullen alle 217 overwegingen niet allemaal bespreken, is dat het beroep ongegrond wordt verklaard. De Beroepsafdeling herhaalt alle argumenten van het Europese merkenbureau: de naam IJsland is erg bekend en zal worden gezien als naam van een land en niet als merk. Om die reden is het merk ICELAND niet in staat producten te onderscheiden. In Ierland en het Verenigd Koninkrijk heeft het merk ICELAND zeker bekendheid verkregen, maar er is onvoldoende bewijs om aan te nemen dat de bekendheid van dit merk ook in andere Europese landen aanwezig is. Met andere woorden, een beroep op inburgering faalt.
Mocht je meer willen weten over deze kwestie: de beslissing is zeker lezenswaardig en sturen wij met alle plezier toe. En waarschijnlijk is deze beslissing niet het eindpunt, een gang naar het Hof van Justitie sluiten wij niet uit.